2018年12月28日，美国联邦上诉法院(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)驳回了一件关于赌场游戏的专利申请上诉案件，认定即使该专利申请具备非游戏规则或方法的「实体技术特征」，只要该实体技术特征的「高度」不够，就仍不具备美国专利法第 101 条规定的专利适格性。
诉争专利为申请号13/078,196的美国发明专利，名称为「赌场游戏和一组六面立方彩色骰子(Casino game and a set of six-face cubic colored dice)」。根据其第一项权利要求，此游戏包含了三个骰子，而权利要求除了叙述一些游戏规则之外、重点是「第一骰子的一个面有特殊标记、第二骰子的二个面有特殊标记、第三骰子的三个面有特殊标记 (only a single face of the first die has a first die marking, wherein only two faces of the second die have an identical second die marking, and wherein only three faces of the third die have an identical third die marking)」
此专利在美国专利局(USPTO)审理时就被认定是抽象概念(abstract idea)、并不具备美国专利法第 101 条规定的专利适格性，上诉至美国专利审判和上诉委员会(PTAB)后维持原判，再上诉到本案的CAFC、最终仍是维持不具备专利适格性的决定。在整个过程中、申请人主要的主张是，由于不同的骰子有不相同的「实际特殊标记」，因此不属于单纯的抽象概念或游戏规则，然而美国专利局、PTAB和CAFC皆不认同此主张。CAFC于判决书中解释，虽然此专利具备额外的「实体技术特征」，然而此额外元素并不足以将保护主体转换为具备专利适格性的申请(lack an “inventive concept” sufficient to “transform” the claimed subject matter into a patent-eligible application of that idea)，也就是不符合最高法院于Alice一案中所确定两步测试法中的步奏2B：该权项是否具备显著大于例外主体的额外元素(Does the claim recite additional elements that amount to significantly more than the judicial exception)、故最终认定本专利权项不具备专利适格性、违反美国专利法第101条规定。
另一个有趣的问题是，如果本案于中国申请，会是如何的状况呢? 根据《专利审查指南》第二部分第一章4.2节规定「如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性」，也就是说，只要本案的「不同的骰子有不相同的特殊标记」被认定是「技术特征」，那么就有可能不会被认为是单纯的智力活动规则或方法、能符合专利法第二十五条的规定。综上所述、在申请游戏相关的中国和美国专利时，申请人务必特别注意不同的法律规定和实践案例，以取得最佳的授权几率和保护范围。
作者 Johnny Chen
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